A exploração dos ativos intangíveis (marcas, patentes, desenhos industriais, etc) pode ocorrer de forma indireta, por meio da celebração de contrato de licenciamento, cessão de direitos de propriedade intelectual ou por contratos de transferência de tecnologia.

Por direitos da propriedade intelectual, aqui, devemos entender: tanto os direitos concedidos pelo INPI (patentes, desenhos industriais e marcas já registradas) quanto as expectativas de direitos de propriedade industrial (expressas pelos pedidos de marcas, desenhos industriais e pelas patentes depositas, em situação de análise).

Os contratos que amparam os negócios envolvendo direitos de propriedade são elaborados a partir das características específicas dos acordos e da vontade das partes havendo, portanto, muitas possibilidades e diferenças entre o conteúdo dos documentos (objeto contratual, abrangência dos direitos conferidos, prazo do contrato e remuneração).

Portanto, é relevante conhecer as características e particularidades de cada tipo de contrato, a fim de aplicar a melhor modalidade aos interesses negociais.

O Contrato de cessão, regulado pelos artigos 134 e 135 da LPI, é um instrumento particular que permite ceder todos os direitos, posse, uso, gozo e propriedade sobre patentes, desenhos industriais e marcas, tanto que é equiparado à venda (ocorre a mudança de titular/dono). A cessão pode ser feita em caráter irrevogável e irretratável, obrigando herdeiros e sucessores, diante das testemunhas indicadas e qualificadas, ficando o cessionário investido de poderes para requerer no INPI, em qualquer tempo, a transferência desses direitos para o seu nome. Ademais, pode ser gratuita ou remunerada.

De outro lado, no Contrato de licenciamento (artigo 139 da LPI) o titular autoriza a exploração econômicadesses direitos, por um determinado tempo, mediante o pagamento de royalties (aluguel), sem prejuízo do direito de exercer o controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços. Aliás, o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa do ativo intelectual, sem prejuízo de seus próprios direitos.

A definição dos prazos para o licenciamento deve observar os limites de vigência dos direitos que são objeto do licenciamento, por exemplo: a) patentes de invenção: 20 anos, a contar do depósito do pedido de registro perante o INPI. Deste modo, cláusulas nos contratos de licenciamento, estipulando prazos maiores que a vigência desses direitos podem ser consideradas nulas de pleno direito.

Além disto, os limites ou a abrangência dos direitos conferidos pelo titular a partir da negociação com o licenciado também são explicitados nos contratos de licenciamento de patentes, marcas e desenhos industriais. Esses limites são indicados, por exemplo, pelas cláusulas referentes à exclusividade ou não exclusividade (direitos temporários de exploração podem ser estendidos para dois ou mais licenciados) para exploração ou uso dos direitos especificados nos contratos.

Há, também, o contrato de transferência de tecnologia, que envolve ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade industrial formalmente constituídos (marcas, patentes, desenhos industriais, etc). É o caso das tecnologias que não cumpriram os requisitos necessários à obtenção de registro, conforme definido na Lei de Propriedade Industrial (ex. patente – novidade, atividade inventiva, aplicação industrial), mas que podem ser muito relevantes para a competitividade das empresas (fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica).

Ressalta-se, por fim, que após definir o contrato mais adequado ao negócio a ser celebrado, a averbação perante o INPI não é obrigatória (dispensada para efeito de validade de prova de uso), entretanto, é interessante para produzir efeitos em relação a terceiros através da publicidade dos termos básicos do negócio, e para a dedução fiscal de despesas.